企業法務大百科®

【01287】の３（４ではなく３）について概説します。

２０１１年特許法改正においては、特許制度をより使いやすい制度とすべく特許料等の減免制度が拡充されたほか、
「発明の新規性の例外」
に関する規定についても修正が施されています。

新規性とは
「発明が世間一般に知られていないこと」
を意味する特許要件ですが、これは、
「特許権とは、発明者が、“誰も知らない、新たな”発明を公開し、社会に提供したことの対価として与えられる独占権である」
という特許制度の本質に根差す要件です。

とはいえ、新規性要件を厳格に解釈し、ある研究者が新たな発明を完成させた場合において、
「特許権を取得したければ、すぐさま特許明細書等を完成させて出願手続を完遂すべきであり、このような煩瑣な出願手続を先行させず、漫然と学会等で発表したのであれば、未来永劫特許は取らせない」
という過酷な要求を維持すると、それはそれで科学技術の発展の障害となってしまいます。

この点、現行特許法においても、
「刊行物での発表や特許庁長官指定の学会での文書を用いた発表等の特定の発表形態で発表した場合に限っては、当該発表後６ケ月間は新規性を喪失しない」
という新規性の例外要件を設けることでバランスを図っていました。

本改正法では、この新規性の例外要件をさらに拡充し（発表の形態に関する限定を解除しました）、
「発明者として、新規性を維持しつつ、発明完成後、適時にかつ自由に、発明内容を世間に公表したい」
というニーズを充足するようにしています。

運営管理コード：CLBP388TO389

著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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【01287】の４（３ではなく、先に４）について概説します。

これまで、無効審判の確定審決に対して審決取消訴訟が提起されるような場合には、裁判の途中で訂正審判が申立てられることが度々ありました。

具体的には、特許庁から無効審判を受けた特許権者が、当該無効審判を争って知財高裁に提訴しておきながら、他方で、特許庁に対して
「（審判により無効と判断された特許を）法的に瑕疵のない請求項（クレーム）」
に訂正する申立てを同時並行的に行うという事例となって現れます。

これは、
「ダブルトラック問題（行政と司法の双方が共同で所管する、という特許権制度に由来する混乱要因）を巧みに利用して、特許無効化という事態を実質的に回避する戦略」
によるものです。

そして、前記のように、知財高裁継続中に訂正審判申立を並行して行って訂正審判が出された場合、
「訂正審判に基づき、知財高裁によって無効審判が取り消される（審決取消判決）」
という事態が生じ、この審決取消判決を前提として、また特許庁において無効審判が再開される、といった形で手続が大混乱に陥ることになります。

この問題の元凶が
「訂正審判の申立てが自由にできる」
という取扱いによるものであったことから、本改正において
「裁判所に審決取消訴訟が係属している間は、特許庁に対して、訂正審判の申立てを行うことができない」
という形で訂正審判申立に合理的制限が加えられることにより、問題の解決が図られることとになりました。

その他、本改正では、審決取消訴訟等の手続の合理化による迅速な紛争処理の実現のため、再審の訴え等における主張制限の規定も設けられました。

運営管理コード：CLBP387TO388

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【01287】の２について概説します。

特許出願の場面において、
・発明が全くの第三者に盗まれ、発明者に無断で特許出願手続が進められてしまうケース（冒認出願事例）
・企業等において共同で発明を行ったにもかかわらず、発明者の１人を「（単独）発明者」として特許出願手続が進められてしまうケース（共同出願における特許法３８条違反事例）
といった事件が発生する場合があります。

以上のような出願行為は、
「真の発明者」
に対する重大な権利侵害であり、かつ、違法無効な出願であることは明らかですが、特許法上、このような事態に対する発明者の権利回復措置はほとんど整備されていません。

無論、上記各事態において、発明者（真の権利者）は、当該違法の特許出願に対して無効審判請求を行ったり、冒認出願者等に対して損害賠償請求をすることは可能です。

しかしながら、当該発明について、ほとんどのケースで出願公開となってしまっており（公開されてはじめて冒認という事態を知ることが多いので、「事態が判明したときにはすでに出願公開されている」という場合がほとんどです）、
「新規性がすでに喪失している」
という理由で、同一発明では、二度と特許が受けられないことになります。

したがって、冒認被害に遭った
「真の発明者」
は、二度とその地位を回復することができないことになってしまいます。

この点、最高裁は、そのような事態は、真の発明者の保護に欠けるとして、真の発明者からの特許権移転登録を認めました（生ゴミ処理装置事件 最高裁平成１３年６月１２日判決）が、法的根拠が乏しく、
「超法規的措置」
などと評する論者も出てくるほど特異な構成でした。

以上の状況を改善すべく、本改正が行われ、上記の最高裁の措置に、明確な法律上の根拠が付与される形となっています（改正法７４条「特許権の移転の特例」参照）。

運営管理コード：CLBP386TO387

著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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特許法改正案が２０１１年５月３１日に可決され、２０１２年４月に施行されました。

経済産業省による説明によれば、同改正は、

１　事業の安定性を確保するため、企業が社外の技術を活用するために必要なライセンス契約の保護を強化する
２　企業や大学等で一般化している共同研究・共同開発の成果等を適切に保護する
３　中小企業等の負担を軽減するため、知的財産制度のユーザーの利便性向上を図る
４　知的財産を巡る紛争のコストを低減するため、紛争の迅速・効率的な解決を図る
という観点に基づいたものであり、当時の特許法（「当時の」とは、２０１１年６月１日現在施行されている改正の内容を含まない、との意味で用います。以下、同）に対して大幅な修正を施すものです。

１について概説します。

当時の特許法においては、ある特許のライセンスを受けた者（実施許諾権者）は、自己の実施許諾権を第三者に対抗（権利者であると主張すること）するためには、特許原簿への
「登録」（特許法９８条１項）が必要とされています。

簡単に言えば、当時の特許法上、不動産の登記制度のように
「ライセンス契約を受けている（通常実施権を得ている）という権利を公示」
しておかない限り、ライセンサー等以外の第三者に権利を主張できないということです。

具体的なケースでいうと、ライセンサーが、実施許諾を与えた後、当該特許権を許諾権者以外の第三者に譲渡してしまったような場合、当時の特許法においては、当該実施許諾権者が登録をしない限り、特許権を新たに譲り受けた者との関係で侵害者とされる危険がありました。

これが、改正によって、実施許諾権者は、特段登録などをしなくとも、
「ライセンスを受けており、当該特許権を適法に利用することができる地位」
にあることを譲受人にも主張できるようになったのです。

当時の特許法における通常実施権登録制度ですが、
「（登録の）手間がかかる」
という理由から、これまでほとんど利用されてきませんでした。

また、主要諸外国の特許法においては、
「ライセンス契約等により通常実施権を受けた者については、登録がなくとも当該ライセンスを第三者に対抗できる」
と定められていることもあり、日本の特許法でも、改正により、これと同様の取扱いに移行した、というものです。

本改正施行後は、ライセンス契約の締結さえすれば、登録なくして第三者に対抗することができるのですから、例えばＭ&Ａ等によってライセンサーの地位が移転した場合であっても、問題なく当該特許を利用し続けられるものとなり、実施許諾制度の使い勝手が大幅に増すものと期待されています。

運営管理コード：CLBP384TO386

著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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不正競争防止法上の要件を充足した企業内機密情報は
「営業秘密」
として法的に保護されます。

ところで、この
「法的な保護」
の態様については、やや複雑な規定ぶりとなっています。

これは、
「営業秘密」
を取得した従業員が第三者たる他企業に開示する状況としては様々なケースが想定されることから、多数の
「営業秘密」
開示状況における各禁止行為を個別的に列挙していることによるものです。

以下、不正競争防止法における規定に従い、従業員が
「営業秘密」
を不正に取得した場合と、正当に取得した場合とに分けて、営業秘密取得行為が
「不正競争」
となる場合を整理します。

１　従業員が「営業秘密」を不正に取得した場合　

この場合において、当該従業員から
「営業秘密」
を取得したり使用・開示を受けた第三者がどのような形で
「不正競争」者
とされるのかについては、図のとおり整理されます。

２　従業員が「営業秘密」を正当に取得した場合

この場合においても、図のとおり、一定の場合、当該従業員から
「営業秘密」
を取得したり使用・開示を受けた第三者が
「不正競争」者
とされる場合もあります。

ライバル会社から転職してきた他社の
「営業秘密」
に接するような場合、当該
「営業秘密」
を取得等する前後の状況によっては、不正競争防止法違反上のトラブルに巻き込まれる危険が生じます。

特に、
「営業秘密」
の二次取得者に刑事罰（１０年以下の懲役又は１，０００万円以下の罰金又はこれらの併科。法人にも刑事罰として罰金）が科される場合もありますので、ライバル企業から
「営業秘密」
と思われる情報を持参して転職してくる従業員を受け入れる企業は、不正競争防止法の
「営業秘密」
保護の仕組みを十分理解した上で、慎重な対応を行うことが求められます。

なお、営業秘密を持ち出された側の企業（被害企業）は、
「当該営業秘密を漏洩した従業員等を経由して、当該営業秘密を取得し、あるいは使用・開示を受ける企業を、悪意あるいは重過失に陥らせる」
ことを企図して、報道を通じて被害を公表し、あるいは警告を発したりすることがありますので、こうした動きにも十分な注意を払う必要があるでしょう。

運営管理コード：CLBP383TO384

著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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職務著作は、職務発明とは逆に、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、原則として企業が著作者となる扱いになっています（著作権法１５条）。

無論、コンピュータ・プログラム著作権についてもこの規定が適用され、エンジニア等が職務上作成したプログラムの著作権は、規則等がなくとも企業に帰属します。

しかし、システム関連発明については特許権を生じる場合もありえますし、その点では、
「プログラム著作権は著作権法１５条があるので企業がはじめから所有することになる」
と安易に考え、職務発明予約承継のための規定整備を憚怠すると、職務上開発されたシステムに特許権が生じた場合に取扱いを巡った紛議が起きかねません。

したがって、著作権法１５条の確認の趣旨も含めて、システム関連発明が生じた場合の取扱いも適正にルール化した勤務規則を整備しておくべきと考えられます。

さて、従業者が職務上作成したブランドネームに関する商標権については、職務上生じた成果物を企業が承継する制度がないことに注意すべきです。

通常は、従業員が考えた商標出願の対象となるブランドネームやロゴには創作性があり、職務著作として企業が取得することになるものと思われますが、
「創作性があるとは言い難いが識別性がある新商品名」
等については
「著作」
性に疑義が生じえます。

したがって、従業員の商標出願を禁じたり、新しい商品名について第三者が商標出願をすることのないよう、新商品名選定に関与する従業員の機密保持や競業禁止を義務づけるなどの方策をとるべきです。

運営管理コード：CLBP382TO382

著者：弁護士 畑中鐵丸 ／著者所属：弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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